如何正确理解发明专利申请实质审查阶段修改的单一性要求
原创 作者:马高平, 北京友骐律师事务所律师
相关规定:
专利审查指南第二部分第八章,实质审查程序,“5.2.1.3答复审查意见通知书时的修改方式”指出,
但是,当出现下列情况时,即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而不予接受。
……
(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
例如,一件有关自行车新式把手的发明专利申请,申请人在说明书中不仅描述了新式把手,而且还描述了其他部件,例如,自行车的车座等。经实质审查,权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下,申请人作出主动修改,将权利要求限定为自行车车座。由于修改后的主题与原来要求保护的主题之间缺乏单一性,这种修改不予接受。
审查实践中的误解:
有些审查意见中片面强调修改之后的权利要求与修改前的权利要求必须有相同或者相应的特定技术特征,否则就认为违反了审查指南上述的规定,而不能接受申请人的修改。
而这样的审查意见的要求显然与立法本意是矛盾的。因为,对于没有新颖性和创造性的权利要求,允许通过进一步限定权利要求而使得新的权利要求具有创造性,这是众所周知的。
而没有新颖性和创造性的权利要求显然没有对发明做出贡献的特定及时通知,其与修改后的权利要求显然不存在相同或者相应的特定技术特征。
按照这样的逻辑,只要权利要求没有新颖性和创造性,则只有死路一条,根本无法通过修改而克服,这显然是错误的。
正确理解实质审查阶段修改的单一性要求
从上述审查指南的规定中,可以明确看到“主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题”是不允许的。注意,这里强调的是主题不具有单一性,即只有在改变了权利要求的主题才能适用上述规定。如果主题没有变,只是增加了特定技术特征,不能适用上述规定。
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